Лицензионные договоры о предоставлении права использования объектов патентного права, средств индивидуализации, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем.

По объекту данные договоры делятся на:

• лицензионные договоры о предоставлении права использования объектов патентного права (договор патентной лицензии),
• лицензионные договоры о предоставлении права использования селекционных достижений,
• лицензионные договоры о предоставлении права использования топологий интегральных микросхем,
• лицензионные договоры о предоставлении права использования средств индивидуализации.

Кроме того, частью четвертой Гражданского кодекса РФ предусматривается заключение лицензионного договора о предоставлении права использования секрета производства (ноу-хау).

Для всех вышеназванных лицензий наряду с общими положениями, унифицированными для лицензионных договоров, рассмотренных в параграфе 2.1. настоящей главы, характерны следующие особенности

• письменная форма и государственная регистрация договора (в отношении топологий интегральных микросхем – только на зарегистрированную топологию), а также изменений и расторжения договора в случаях, определенных подзаконными актами,
• обязанность заключения принудительных лицензий в случаях, предусмотренных ГК РФ,
• открытые лицензии предусмотрены для объектов патентного права и селекционных достижений,
• лицензионные договоры включают в себя ограничительные условия, которые должны соответствовать законодательству о конкуренции и не нарушать его. ГК РФ не определяет условия, которые являются допустимыми для сторон, и положения об ограничительных условиях в таких договорах, которые являются ничтожными, на что обращается внимание В.И. Еременко. В качестве таких примеров названы:

o «запрет оспаривать действительность патента;

o автоматическое продление срока действия лицензионного договора за пределами срока действия патента;

o требование о приобретении других лицензий или товаров, не представляющих интереса для лицензиата.

Встречаются и обоюдные ограничения, налагаемые на обе стороны в лицензионном договоре:

• запрет конкуренции в области НИОКР;
• ограничения в отношении количества изготавливаемых или продаваемых лицензионных товаров;
• ограничения при установлении цен на лицензионные товары;
• ограничения в отношении обслуживаемой клиентуры».

Недопустимость подобных условий следует из норм законодательства о конкуренции, которое и должно устанавливать необходимые ограничения, причем не только для вышеперечисленных лицензионных договоров.

Договор патентной лицензии является одним из наиболее распространенных способов использования исключительных прав на изобретения, полезные модели и промышленные образцы.

Согласно ст. 1367 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона - патентообладатель (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) удостоверенное патентом право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в установленных договором пределах.

Часть четвертая Гражданского кодекса РФ как и Патентный закон РФ предусматривает различные виды лицензионных договоров, а именно исключительные, неисключительные, открытые, принудительные и другие лицензии.

Содержание лицензионного договора образуют существенные условия о предмете договора (характер прав, передаваемых по договору, и объект, на который передаются права), вознаграждение лицензиару (в возмездном договоре), предоставление отчетов лицензиатом, специальные условия - срок, на который передаются права, и территория их действия. В обязанности лицензиара входит обеспечение возможности лицензиату осуществлять переданные ему права, поддержание в силе патента, в том числе уплата ежегодной пошлины. В обязанности лицензиата может входить информирование лицензиара о произведенных улучшениях и усовершенствованиях охраняемого объекта и продукции (работ, услуг), выпускаемой на его основе.

К особым нарушениям лицензионных договоров в сфере патентного права относятся предоставление исключительной лицензии по патенту, в отношении которого подано заявление о предоставлении открытой лицензии; предоставление лицензиату неисключительной лицензии права заявлять иски к нарушителям патента. В остальном для договоров патентной лицензии характерны те же условия, что и для других лицензионных договоров.

Следующим видом лицензионных договоров является договор о предоставлении права использования селекционных достижений. Передача прав на селекционные достижения в целом аналогична передаче прав на изобретения, полезные модели и промышленные образцы. В то же время можно выделить и определенную специфику.

Ст. 1428 ГК РФ предусматривает заключение лицензионного договора как и в отношении других объектов на исключительных или неисключительных условиях.

Лицензионный договор заключается в письменной форме. Регистрация договора производится специально уполномоченным государственным учреждением по селекционным достижениям.

Как и в патентном праве, обладатель прав на селекционное достижение может использовать механизм открытой лицензии, опубликовав в официальном бюллетене уполномоченного государственного учреждения заявление о том, что любое лицо, при условии уплаты обусловленных в заявлении платежей, вправе использовать его селекционное достижение с даты уведомления об этом патентообладателя (открытая лицензия), при этом размер пошлины за поддержание патента в силе снижается на 50 процентов (ст. 1429 ГК РФ).

Принудительная лицензия, предусмотренная ст. 1423 ГК РФ, имеет ряд особенностей. Суд может принять решение о выдаче принудительной лицензии при соблюдении следующих условий, которые отличаются от условий принудительной лицензии на изобретения, полезные модели и промышленные образцы:

a.                       заявление о выдаче принудительной лицензии поступило по истечении трех лет с даты выдачи патента;

b.                       патентообладатель отказал заявителю в праве производить или реализовывать семена, племенной материал или не готов предоставить такое право;

c.                       отсутствуют уважительные причины, препятствующие патентообладателю предоставить заявителю право на использование его селекционного достижения;

d.                      лицо, испрашивающее принудительную лицензию, доказало, что в финансовом и иных отношениях оно в состоянии компетентно и эффективно пользоваться лицензией;

e.                       уплачена установленная пошлина за выдачу принудительной лицензии.

Таким образом, перечень условий для выдачи принудительной лицензии более широкий, нежели в отношении принудительной лицензии на изобретения, полезные модели и промышленный образец.

Лицензионные договоры о предоставлении права использования топологий интегральных микросхем имеют много общего как с авторскими, так и патентными договорами.

Ст. 1459, 1460 ГК РФ посвящены лицензионному договору как договору о предоставлении права использования топологии интегральной микросхемы. Особенностью рассматриваемого лицензионного договора является то, что если охраняемая топология была зарегистрирована, то лицензионный договор также подлежит государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

В ГК РФ положения об условиях лицензионных договоров, в том числе договора об использовании прав на топологию, определены унифицированно в п. 6 ст. 1235.

Срок действия договора в целом зависит от срока действия исключительных прав, который применительно к топологиям интегральных микросхем имеет определенную специфику. Несколько лиц, создавших топологию независимо друг от друга, могут одновременно обладать правами на нее, причем более позднее создание топологии влечет действие исключительных прав на них только на срок, который остался до конца действия права первого создателя (п. 3 ст. 1457 ГК РФ).

Как и в отношении других охраняемых объектов применительно к топологиям предусматривается выдача обязательных лицензий. П. 4 ст. 1461 ГК РФ предусматривает право работодателя на получение от работника, предоставления безвозмездной простой (неисключительной) лицензии на использования созданной работником с использованием денежных, технических или иных материальных средств работодателя, но не в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя топологии для собственных нужд.

П. 1 ст. 1462 ГК РФ предусматривает обязательную лицензию, предоставляемую заказчику в отношении топологии интегральной микросхемы, созданной по договору на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, исключительное право на которую принадлежит исполнителю. Лицензия выдается на неисключительных безвозмездных условиях. Аналогичное право имеет исполнитель, если исключительное право на созданную им топологию ему не принадлежит.

Как уже отмечалось, секрет производства (ноу-хау) можно рассматривать как объект исключительных прав лишь условно. По существу на данный объект распространяется режим фактической монополии разработчика данной информации, которая имеет ценность до тех пор, пока является недоступной и неизвестной другим лицам. С учетом положений части четвертой Гражданского кодекса РФ (ст. 1226) можно было бы говорить об иных правах на секрет производства, которые представляют собой фактическую монополию. В рамках договорного использования может быть предоставлена информация (секрет производства) с учетом ограничительных условий. Предоставление каких-либо прав по лицензионному договору без раскрытия сущности секрета производства (ноу-хау) не имеет значения, поскольку для пользователя ценность представляет именно неизвестность информации и возможность получения дохода при ее использовании.

Согласно п. 2 ст. 1469 ГК РФ лицензионный договор может быть заключен как с указанием, так и без указания срока его действия. В случае, когда срок, на который заключен лицензионный договор, не указан в этом договоре, любая из сторон вправе в любое время отказаться от договора, предупредив об этом другую сторону не позднее чем за шесть месяцев, если договором не предусмотрен более длительный срок.

Срок действия лицензионного договора о предоставлении права использования секрета производства ограничен действием фактической монополии. В том случае, если информация становится известной третьим лицам, теряется смысл действия договора. В том случае, если секрет производства перестает быть конфиденциальной информацией по вине ее приобретателя, что практически доказать достаточно сложно, следует применять санкции, предусмотренные договором, а при их отсутствии – взыскание причиненных убытков. В научной литературе указывается, что в целях сохранения конфиденциальности информации необходимо предусмотреть обязанность сторон не только не разглашать указанную информацию, но и не передавать сведения по наследству. Однако при установлении режима исключительных прав на секрет производства, такое положение ограничивает правоспособность граждан в части наследования имущества и в соответствии с п. 3 ст. 22 ГК РФ является ничтожным.

Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака стал традиционным видом лицензионного договора применительно к средствам индивидуализации товаров, работ и услуг.

В предмет лицензионных договоров входят права использования средства индивидуализации товаров, работ, услуг. Исключения составляют наименования мест происхождения товаров и коллективные товарные знаки, что объясняется их правовой природой.

По лицензионным договорам могут предоставляться права на товарный знак (знак обслуживание).

Право на использование товарного знака может быть предоставлено обладателем прав на товарный знак (лицензиаром) другому лицу (лицензиату) по лицензионному договору как на условиях исключительной, так и неисключительной лицензии. Кроме того, это может быть полная, частичная, смешанная и единственная лицензии, которые не предусмотрены законодательством, как и в отношении договоров патентной лицензии.

При выдаче полной лицензии право на использование товарного знака предоставляется на все товары, в отношении которых товарный знак зарегистрирован. Частичными считаются лицензии, когда право на использование товарного знака дается только на использование части товаров, на которые он зарегистрирован. Смешанные лицензии включают в себя условия как исключительных, так и неисключительных (например, в отношении отдельных видов товаров, по срокам или территории).

Лицензионный договор подлежит регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Без такой регистрации договор считается недействительным.

Порядок подачи заявки на регистрацию договора и самой регистрации до принятия постановления Правительства РФ регулируется Приказом Роспатента от 29.04.2003 № 64 «О Правилах регистрации договоров о передаче исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированную топологию интегральной микросхемы и права на их использование, полной или частичной передаче исключительного права на программу для электронных вычислительных машин и базу данных". П. 26 указанных Правил определяет условия, без которых лицензионный договор не может быть зарегистрирован (существенные условия).

• определение сторон договора;
• предмет договора (номер свидетельства на товарный знак, номер международной регистрации и т.п.);
• вид передачи права;
• объем передаваемых прав по лицензионному договору.

П. 1 ст. 1489 ГК РФ предусматривает солидарную ответственность правообладателя по требованиям о несоответствии качества товаров (работ, услуг).

Относительно отсутствия в лицензионных договорах последнего условия в судебной практике возникало немало споров, связанных с признанием таких договоров незаключенными, например, постановление ФАС Московского округа от 19 декабря 2001 г. № КГ-А40/7287-01 об использовании товарного знака «Живая вода».