Классификация договоров о создании результатов интеллектуальной деятельности и распоряжении исключительными правами.

Наиболее распространенным способом передачи прав на объекты интеллектуальной собственности являются договоры.

Специфические признаки исключительных прав позволяют сделать вывод о том, что передача прав на результаты интеллектуальной и приравненной к ним деятельности осуществляется в рамках особого класса договоров, которые имеют существенные отличия от договоров традиционных классов.

В зарубежной практике выделяют три правовых способа, опосредующих передачу прав на объекты интеллектуальной собственности. Это так называемая купля-продажа исключительных прав на изобретение либо другой объект, лицензионных контракт и договор о передаче ноу-хау.

Зачастую, прежде всего за рубежом, передача исключительных прав происходит в режиме договоров купли-продажи. Кстати, такую возможность предоставляет и Гражданский кодекс РФ. П. 4 ст. 454 ГК РФ устанавливает, что общие положения о купле-продаже, предусмотренные параграфом 1 главы 30 настоящего кодекса, применяются и к продаже имущественных прав, если иное не вытекает из содержания или характера этих прав. Применение традиционных норм о купле-продаже ограничено особенностями режима исключительных прав на результаты творческой деятельности, что обусловлено характерными свойствами этих объектов. В литературе договоры о передаче материальных объектов нередко отождествляются с договорами об отчуждении исключительных прав, а лицензионные договоры с договорами аренды. На практике также имеет место смешение договоров купли-продажи материальных носителей результатов интеллектуальной деятельности и договоров о распоряжении исключительными правами. Так, Постановлением ФАС Северо-западного округа от 16.01.2002 N А56-25535/01 была исправлена ошибка налоговых органов при определении предмета договора, по которому экспортировались материальные носители программного обеспечения. Как установил ФАС Северо-Западного округа «поскольку предметом осуществленной налогоплательщиком экспортной операции являлись магнитные носители с содержащейся на них информацией, а не имущественные права на программный продукт, суд правомерно отклонил довод ИМНС о неправомерности предъявления налогоплательщиком к возмещению из бюджета НДС по экспортным операциям».

Проанализировав правовую природу договоров о передаче имущества в собственность и договоров о распоряжении исключительными правами, можно выделить ряд существенных различий.

1. По договорам о передаче имущества в собственность передается материальный объект, по договорам о распоряжении исключительными правами передается право на нематериальный объект (объект интеллектуальных прав).

2.                       После перехода права собственности на вещь продавец не может продать ее еще раз, при передаче материального объекта во временное пользование его нельзя одновременно передать другому лицу. Покупатель становиться единственным собственником, а арендатор единственным пользователем. При предоставлении прав на нематериальный объект (объект интеллектуальных прав) первоначальный правообладатель вправе передать аналогичные права иным лицам (на исключительных или неисключительных условиях, но на другие способы, территорию и т.д.). А при отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности за автором могут сохранятся права, следующие за объектом (право доступа, право следования и др.)

3.                       К договорам о распоряжении исключительными правами не подлежат применению нормы о переходе риска случайной гибели товара, об исполнении обязательства в натуре, о последствиях непередачи товара, о возмещении убытков, причиненных неисполнением договора автором в силу «творческой неудачи».

4.                       К договорам о распоряжении исключительными правами не подлежат применению нормы о сроках доставки, о досрочном исполнении договора правообладателем по передаче права, о вручении товара пользователю, о способах и месте доставки, готовности товара к передаче, таре и упаковке, о гарантийных сроках, сроках годности и сроках службы.

5.                       Передача прав не может быть определена с помощью таких категорий как вес (нетто и брутто), количество, ассортимент, комплектность и др.

6.                       Договоры о распоряжении исключительными правами не подлежат классификации по тем критериям, по которым Гражданский кодекс РФ классифицирует договоры о передаче имущества в собственность.

7.                       Приобретатель прав по договору о распоряжении исключительными правами имеет возможность ознакомиться с объектом интеллектуальных прав как и любое другое лицо, зачастую без обращения к правообладателю (информация о большинстве объектах публикуется или общеизвестна). В том случае, если для использования исключительных прав необходима дополнительная информация от правообладателя, то такой договор будет включать в себя элементы договора о передаче коммерческой информации (тайны) (договора о передаче секрета производства). Покупатель по договору о передаче имущества в собственность или пользование имеет возможность ознакомиться с качеством и иными характеристиками товара лишь путем обращения к продавцу.

Эти и другие различия позволяют говорить о необходимости разграничения договоров названных классов.

Важное значение имеет также разграничение договоров о создании результатов интеллектуальной деятельности (договоров заказа) и класса договоров о выполнении работ. Различия между указанными классами касаются, в частности:

1.                       предмета договора: предметом договора подряда являются, изготовление или переработка (обработка) вещи и выполнение другой работы с передачей ее материального результата заказчику, предметом договоров о создании результатов интеллектуальной деятельности является создание нематериального объекта с целью использования прав на него;

2.                       творческого характера, присущего объектам договоров создании результатов интеллектуальной деятельности, в ходе подрядных договоров не создается творческого результата, этот результат заранее известен и достижим;

3.                       последствий неисполнения договора, а именно порядка распределения риска случайной невозможности выполнения договоров: недостижение поставленного по договору подряда результата является риском подрядчика, а по договорам о создании результатов интеллектуальной деятельности – риск “творческой неудачи” и недостижения результата автора ложится на заказчика;

4.                       порядка привлечения третьих лиц к исполнению договоров: по общему правилу подрядчик вправе привлекать третьих лиц независимо от согласия заказчика, автор должен создать результат интеллектуальной деятельности самостоятельно – привлечение третьих лиц, которые будут выступать соавторами, соисполнителями возможно с согласия заказчика;

5.                       порядка передачи исполнения по договору: к передаче результата работ применяются нормы о материальных объектах, а по договору на создание объекта интеллектуальных прав передается либо сам объект (информация) либо права. Фактическая передача материального носителя результата интеллектуальной деятельности не влечет возможности использования полученного результата;

6.                       возможности заказчика по договору подряда в любое время до сдачи работ отказаться от исполнения договора, что не предусмотрено в отношении договоров о создании результатов интеллектуальной деятельности и распоряжении исключительными правами;

7.                       применения положений об удержании вещи. К договорам о создании результатов интеллектуальной деятельности и использовании исключительных прав нормы об удержании вещи не применяются;

8.                       к договорам о создании результатов интеллектуальной деятельности и использовании исключительных прав не подлежат применению нормы о гарантийном сроке, сроке годности, о последствиях прекращения договора подряда до приемки результата работы, о несохранности предоставленного заказчиком имущества, об экономии подрядчика и др.

В судебной практике не всегда проводится четкое разграничение между подрядными договорами и договорами о создании и использовании исключительных прав, в том числе для целей налогообложения. Кроме того, на практике большинство договоров, связанных с созданием технических новшеств являются смешанными. Так, решением Арбитражного суда Тверской области от 9 ноября 1999 г. N 3279 было отказано в иске о взыскании задолженности по оплате выполненных в рамках договора работ по созданию научно-технической продукции. Из имеющихся в материалах дела документов усматривалось, что был заключен договор на создание (передачу) научно-технической продукции, по которому истец должен был выполнить работы по теме: "обоснование информационного обеспечения и алгоритмов деятельности старшего оператора сопровождения изделия РМ в условиях сложной воздушно-помеховой обстановки", результатом которой был научно-технический отчет и комплекс программ для ЭВМ. При этом суд четко не определил правовую природу договора, применив одновременно нормы ст. 702, параграфа 1 главы 37 ГК РФ о договоре подряда и ст. 769 главы 38 о выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, не отметив при этом смешанного характера договора и не обратив внимание на создание программы для ЭВМ, что свидетельствует об элементах авторского договора.

В большинстве случаев определение правовой природы договора требует специальных знаний, что означает необходимость проведения экспертизы или привлечения специалиста.

В споре между ЗАО "Контактор" и ОАО "ЭЛСИ" о взыскании задолженности по договору N 4/59 юр от 10.04.00 на разработку и изготовление научно-технической продукции, а именно образца транзисторных преобразователей частоты для индукционной плавки на мощность 160 кВт и частоту 2,4 кГц, судебные инстанции пришли к выводу о том, что данный договор содержит в себе признаки договора подряда и договора на выполнение проектно-изыскательских работ. Данный вывод, по мнению ФАС Поволжского округа, является ошибочным, поскольку договор имеет все элементы договора на выполнение опытно-конструкторских работ, регулируемого главой 38 Гражданского кодекса Российской Федерации».

В другом деле Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ обратил внимание на необходимость разграничения договора на выполнение пусконаладочных (подрядный договор) и опытно-конструкторских работ (договор о создании и использовании объекта исключительных прав) или определения признаков смешанного договора. При разрешении спора судом не выяснен предмет заключенного договора: либо это пуско-наладочные работы по доведению бетоносмесителя до максимальной проектной мощности, либо опытно-конструкторские разработки истца, позволяющие получить экономию цемента, превышающую проектные возможности бетоносмесителя, либо совокупность указанных работ. Без определения предмета договора невозможно установить, какими правовыми нормами регулируются правоотношения сторон и является ли упомянутый акт надлежащим доказательством исполнения истцом договорных обязательств. Определение правовой природы договора необходимо для применения последствий его неисполнения, которые существенным образом отличаются в договоре подряда и договоре о создании результатов интеллектуальной деятельности и распоряжении исключительными правами.

Договоры о создании результатов интеллектуальной деятельности и распоряжении исключительными правами необходимо отличать от договоров об оказании услуг.

1.                       Как и при сравнении с предыдущими договорами различен предмет договора, несмотря на то, что он нематериален. Предмет договора об оказании услуг не включает в себя объект второго рода - материальный элемент, а представляет собой лишь действия обязанных сторон. Услуги реализуются и потребляются в процессе осуществления этой деятельности. Объектом второго рода в договорах о создании результатов интеллектуальной деятельности и распоряжении исключительными правами являются права на него, а также охраняемый объект.

2.                       Услуга потребляется в процессе ее оказания, а права на результат интеллектуальной деятельности используются в течение срока действия договора или в пределах срока действия исключительных прав при их отчуждении.

3.                       Последствия одностороннего отказа от исполнения договора со стороны заказчика и исполнителя. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора об оказании услуг, оплатив исполнителю фактически понесенные расходы, что не предусмотрено в отношении договоров о создании результата интеллектуальной деятельности и распоряжении исключительными правами и другие.

Можно выделить различия между договорами рассматриваемого класса и отдельными видами договоров об оказании услуг.

Так, при рассмотрении спора по иску о взыскании задолженности по договору на организацию и проведение социологического исследования и процентов за пользование чужими денежными средствами встал вопрос о том, какие нормы применять к договору между истцом и ответчиком: главы 38 или 39 ГК РФ. При применении положения статьи 717 ГК РФ (глава 39 ГК РФ о договоре возмездного оказания услуг), заказчику предоставляется возможность отказаться от исполнения договора до сдачи результата работ; что не допускается в договоре на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. Целью договора было проведение исследования - социологический опроса по анкете, предоставляемой заказчиком, создание электронной базы по результатам работ и написание аналитической записки. По мнению арбитражного суда такой предмет соответствует определению научно-исследовательской деятельности, которое дано в статье 769 ГК РФ». Однако при этом не было учтено наличие творческого вклада (научно-исследовательского характера работы). Проведение социологического опроса не представляет собой творческого труда. Создание базы данных подпадает под действие норм об авторском договоре заказа. Эти элементы смешанного договора должны быть определены судом.

Проблемы разграничения договоров о распоряжении исключительными правами и посреднических договоров как договоров об оказании услуг актуальна и обусловлена тем, что в рамках последних посредник приобретает возможность совершать юридические действия в отношении правообладателя, в том числе заключать договоры о распоряжении исключительными правами от его (своего) имени и в его интересах, но посреднику при этом исключительные права не передаются и правообладателем он не становится. Так, постановлением ФАС Московского округа от 27 февраля 2002 г. № КГ-А40/740-02 подтверждена правильность выводов арбитражного суда первой и апелляционной инстанции относительно того, что истец не является обладателем исключительных прав на телевизионный фильм «Собачье сердце». Основанием для такого утверждения явился анализ агентского договора от 18 мая 2001 г. № 015/101601, заключенного между правообладателем «Кинокомпанией «ДомФильм» и ЗАО «Медиа-Мост», которое, по мнению истца, передало права истцу – ЗАО «Домашний экран». Согласно ст. 1005 ГК РФ предметом агентского договора являются услуги по совершению юридических и иных действий агентом по поручению и за счет принципала от своего имени либо от имени принципала. Данный договор не предусматривает перехода имущественных авторских прав. Анализ правовой природы договора подтвердил, что данный договор является агентским и не предусматривает перехода имущественных авторских прав на использование телефильма путем передачи его в эфир.

Не любой договор в сфере интеллектуальной собственности, в котором упоминаются объекты исключительных прав, относится к классу договоров о распоряжении исключительными правами. Характерным признаком этих договоров является наделение контрагента (пользователя) возможностью использования исключительных прав на определенных условиях (самому или путем предоставления прав другим лицам, например, на условиях сублицензии) – рассматриваемый в работе как признак направленности. Так, например, на практике нередко заключают договоры об исключительной продаже товаров, приобретенных у правообладателя (или у третьего лица) и под товарным знаком правообладателя. При этом исключительные права на использование товарного знака не передаются, а применяется принцип исчерпания прав. Так, в Определении ФАС Московского округа от 31 мая 2005 г. N КГ-А40/3108-05 относительно признания договора недействительным при определении правовой природы договора выяснилось, что его предметом является оказание ответчиком услуг истцу по обеспечению права истца на исключительную продажу продукции на территории Свердловской области и обеспечению заключения договора поставки между истцом и поставщиком продукции (заводом-изготовителем, получившим от ответчика право на производство алкогольной продукции под товарными знаками для ее реализации на указанной территории). Данный договор нижестоящим судом был квалифицирован как лицензионный.